Toate-s noi și noi sunt toate: înregistrarea mărcii la OSIM (ediția 85). VIDEO+Transcript

Toate-s noi și noi sunt toate: înregistrarea mărcii la OSIM

Galeriile Artmark (Palatul Cesianu-Racoviță)

București, Str. C.A. Rosetti nr. 5

Luni, 25 ianuarie 2016, ora 19:30

Invitați [ordine alfabetică]
Av. Ionuț Lupșa, Managing Partner LUPȘA & ASOCIAȚII
Av. Gabriela Milcev, Partner MILCEV BURBEA
Jud. Ileana Ruxandra Tirică, CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
Moderatori
Dr. Andrei Săvescu, Coordonator JURIDICE.ro

Participarea în sală este rezervată membrilor și invitaților.

Extras VIDEO: 22′. VIDEO integral, pentru membri: 48′

[restrict]

VIDEO integral, pentru membri: 48′

ÎNREGISTRAREA VIDEO ȘI TRANSCRIPTUL

Bogdan Dumitrache: Bună seara! 25 ianuarie 2016, deja, trebuie să ne obişnuim cu anul acesta. O dezbatere interesantă, în primul rând, că toate dezbaterile sunt interesante, acesta e un exerciţiu de narcisism obligatoriu, ea vine în mod fericit după GALA JURIDICE.ro, care a avut loc joia trecută, şi subiectul este în mare parte, un subiect de proprietate intelectuală, dar are şi o notă, nu ştiu neapărat dacă de SF, din cauza modului în care a evoluat acest subiect, poetul spunea: „Era pe când nu s-a zărit, astăzi o vedem şi nu e..”, de fapt, astăzi îl vedem şi nu e; de fapt, le vedem şi nu mai sunt, pentru că sunt acte emise de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, unul foarte proaspăt, un ordin care își propunea să scoată din vigoare o instrucţiune de serviciu, ordinul acesta – a fost iniţiat pe site-ul OSIM-ului – nu mai e de găsit. O să încercăm să rezolvăm nu doar acest mister, pentru că misterul acesta e aproape imposibil de rezolvat de către noi, cei de aici: cei de aici însemnând: doamnă judecător Ileana Ruxandra Tirică de la Curtea de Apel Bucureşti, vă mulţumim din nou pentru prezenţă, pentru că suntem în familie, toţi au „cazier” de dezbateri, deci au mai fost la dezbateri, nu e prima prezenţa, şi doi avocaţi, doamna avocat Gabriela Milcev – Partner MILCEV BURBEA, şi domnul avocat Ionuț Lupșa – Managing Partner LUPȘA & ASOCIAȚII, suntem toţi câte doi, nu numai avocaţi, dar doi sunt şi moderatorii, cel de-al doilea care este şi primul este domnul Andrei Săvescu, alături nu de mine, dar de noi, a zâmbit deci a auzit prezentarea şi o să îl rog pe domnul avocat Ionuț Lupșa să ne explice și partea de SF și după aceea să intrăm în zona pur juridică, având în vedere că articolul de pe JURIDICE.ro e unul în colaborare cu doamna avocat Buru. Aţi încercat să atrageţi atenţia asupra unei posibile schimbări de optică în domeniu.

Ionuț Lupșa: Schimbare prilejuită de apariţia Ordinului 5 care îşi propusese să abroge calitatea Instrucţiunii nr. 5 din 2012a Am salutat, practic, apariţia acelui ordin şi eram foarte încântat că, în sfârşit, prin apariţia acelui ordin urma să îşi înceteze aplicabilitatea Instrucţiunea 5 din 2012, acest lucru a condus la publicarea acelui articol în colaborare cu JURIDICE.ro, prin care, de asemenea, salutăm apariţia acestui Ordin, însă, ulterior discuţiilor cu privire la această dezbatere la JURIDICE.ro, am constatat şi noi, şi membrii Camerei Consilierilor în Proprietate Industrială, tot persoane juridice, faptul că acest Ordin a dispărut pur şi simplu de pe site-ul OSIM, a dispărut până şi anunțul, și a dispărut totuşi şi Instrucţiunea nr. 5, între timp. [restrict]

Bogdan Dumitrache: A rămas legea.

Ionuț Lupșa: a rămas legea, într-adevăr, lege care este în această formă din 2010, odată cu apariţia Legii nr. 66, şi care a eliminat motivele relative de refuz de la controlul OSIM. De la acel moment, teoretic, OSIM-ul nu mai avea dreptul să examineze motivele relative de refuz care erau prevăzute în art. 6 ex officio, ulterior au apărut aceste instrucţiuni, Instrucţiunea nr. 5, care permitea – există o expunere de motive destul de amplă – am să citesc totuşi de aici, ceva ce am păstrat relevant în expunerea de motive a Instrucţiunii nr. 5: „Se justifică necesitatea obiectivă ca OSIM să vină în întâmpinarea şi sprijinul solicitanţilor de cereri şi înregistrare marcă persoanelor fizice şi juridice, IMM-uri, prin asigurarea unei protecţii de marcă de calitate şi serioasă.” Practic, motivul a fost totuşi unul salutar, cred că punerea în practică a fost cea care a avut de suferit, motivul a fost protecţia titularului de marcă, în special a titularilor de marcă care nu şi-au permis sau nu îşi permiteau o monitorizare a propriilor mărci faţă de înregistrarea mărcilor de către terţi, identice sau similare. S-a avut în vedere modelul european existent la nivel comunitar, dar dacă la nivel comunitar sistemul acesta funcţionează ireproşabil în următorul fel, la depunerea unei cereri de înregistrare de marcă comunitară, OHIM transmite un raport de căutare solicitantului şi îi spune „Vezi că mai există o altă marcă sau o listă de mărci anterioare care sunt posibile a fi identice sau similare cu marcă pe care tu doreşti să o înregistrezi”. Şi, în acelaşi timp, în acelaşi moment, OHIM informează şi titularii pe care i-a citat în acea listă şi le spune „Marca dumneavoastră a fost citata în raportul pe care i l-am transmis unui nou solicitant” fără să spună altceva, acel sistem funcţionează de ani de zile şi duce la informarea acelor titular de drepturi anterioare, acei titulari urmând să decidă ei singuri dacă formulează opoziţie sau nu formulează opoziţie. OSIM-ul a mers mai departe şi, practic, acest pas este cel care este nelegal pentru că s-a erijat într-un organ de control nemaiavând acele atribuţii prevăzute de Legea 84, de a constata, de a face un control ex officio motivelor relative de refuz. Legea era suficient de clară, adică modificarea din 2010, era art. 19, alin. (1) lit. c, în noua numerotare art. 22 alin. (1) lit. c), şi putea fi aplicată în acest fel, dar, pentru motivele pe care le-am arătat, OSIM a constat că trebuie să prelungească aplicarea formei vechi a Legii nr. 84, pentru o perioadă limitată de timp, din 2012, de la apariţia Instrucţiunii nr. 5, şi până în prezent, până la apariţia acestui Ordin nr. 5 şi dispariţia lui de pe site-ul OSIM.

Bogdan Dumitrache: Deci, practic, prin instrucţiuni, OSIM-ul a înţeles să taie răul de la rădăcină, printr-un exces de rol activ, prin intermediul unui act normativ de cea mai înaltă prestanță posibilă, că nu ne încurcam cu legi şi ordonanţe când putem prin instrucţiuni să rezolvăm lucrurile, astfel încât, conform acestor instrucţiuni încă/neîncă în vigoare, nu se mai pune problema de a face oficiul, de a informa pe cei ale căror drepturi ar putea fi prejudiciate, nu-I mai deranjăm, respingem noi direct, nu?

Ionuț Lupșa: Da, practic, acest lucru se întâmplă, ceea ce este perfect legal.

Bogdan Dumitrache: Sau dacă nu e legal, e instituţional, sau nu ştiu cum se spune, când e ceva conform cu instrucţiunile.

Gabriela Milcev: Instrucţional.

Bogdan Dumitrache: Instrucţional, da. Bun, deci în acest moment avem ordin, avem instrucţiune, ce avem?

Gabriela Milcev: Aş mai veni eu cu o precizare, cu privire la aceste instrucţiuni, până la urmă, deci Instrucţiunea nr. numărul 5 din 2012 care, după părerea mea, este un fel e ghid intern al OSIM-ului, cu privire la modul de interpretare a dispoziţiilor legale, a noilor dispoziţii legale din Legea nr. 84 dupa modificarea din 2010. Deşi la nivel de principiu nu văd o problemă în a se stabili o modalitate de interpretare care să se aplice unitar de către personalul din cadrul OSIM-ului, cel care e examinator şi aşa mai departe, totuşi această modalitate de interpretare, ceea ce este foarte interesant este că vine şi nu face decât să readucă în aplicare vechea formă a Legii de dinainte de 2010. Adică până la modificarea din 2010 aveam foarte clar nişte dispoziţii în lege care permiteau OSIM-ului să facă această examinare pe motive absolute şi pe motive relative, deci conflict cu mărci anterioare înregistrate, din 2010 modificarea legii este foarte clară, în sensul că OSIM-ul nu mai face decât verificarea pe motive absolute în aliniere cu legislaţia comunitară, deci este un pas înainte din punct de vedere al legislaţiei – modificarea din 2010 – în sensul că şi România se aliniază sistemului comunitar, prin urmare oficiul analizează numai din punct de vedere al motivelor absolute, lăsând titularii de drepturi să îşi facă propriile diligențe, în sensul de a-și apăra drepturile înregistrate. Iar aceasta instrucţiune vine şi spune „Nu, modificarea din 2010 se va interpreta în sensul de a se reveni la modalitatea de aplicare”, în sensul că „Haideţi să nu mai modificăm, haideţi să aplicăm dispoziţiile legale de dinainte de modificarea din 2010”. Deci de aici, toate aceste discuţii, toate aceste dezbateri care au loc din 2012 încoace, de când această instrucţiune a apărut în modalitatea de examinare a examinatorilor OSIM, aceste dezbateri în jurul acestei modalităţi de interpretare sunt active în cadrul practicienilor în materie, consilieri în proprietate intelectuală, avocaţi.

Bogdan Dumitrache: Doamna judecător, v-aţi întâlnit cu protestul celor care aşteaptă să îşi înregistreze o marcă şi se trezesc blocaţi pe instrucţiunile fostei/actuale nr. 5, protestul lor în sensul de a încerca să atace Instrucţiunea în raport cu legea, şi Legea, cum a fost modificată în 2010, ați întâlnit această secvenţă? Și dacă da, în ce format procedural, ce s-a întâmplat?

Ileana Ruxandra Tirică: Prima dată, acum două săptămâni. Despre Instrucţiunea 5 ştiu de atunci, din 2012, când s-a emis, dar pentru noi, pentru instanțe, până acum a fost o chestiune de culise, ştiam de la colegii cu care ne mai întâlnim la seminarii şi la alte conferinţe, de la avocaţi, de la consilieri, că există dar în instanță, până acum, la cunoştinţa mea nu au ajuns. Mărturisesc că aş fi crezut că lucrul acesta se va întâmpla, tot o informație de culise, care nouă nu ne este accesibilă, este aceea că solicitanţii, de fapt, nu îşi permit taxele de a formula contestaţie, taxa de timbru pentru contestaţia în instanță e oarecum mai mică, dar înţeleg că taxele în fața OSIM-ului sunt cele care sunt împovărătoare pentru solicitanţi şi atunci aceste cereri nu au ajuns în instanță. Acum două săptămâni am pronunţat o hotărâre care este definitivă, pe 12 ianuarie, cu acea ocazie colegul meu de complet mi-a adus la cunoştinţă despre existența unei alte hotărâri date de el într-un alt complet, am procurat-o şi pe aceea, soluţia este aceeaşi. Tribunalul Bucureşti, într-un caz a păstrat decizia OSIM-ului de respingere a înregistrării şi în celălalt a schimbat-o, aceasta din urmă soluţie fiind menţinută de Curtea de Apel, deci jurisprudenţa noastră atât de mică, atât de puţină câtă am găsit eu, este în sensul înlăturării de la aplicarea Instrucţiunii OSIM, în cadrul contestaţiei, deci solicitanţii au primit întâi aviz de refuz şi apoi au formulat contestaţie în faţa Comisiei de Contestaţie şi au atacat în faţa instanţei hotărârea Comisiei de Contestaţie, cu câştig, cu succes, deocamdată.

Bogdan Dumitrache: Au atacată o pe aspect procedural sau pe fondul problemei?

Ileana Ruxandra Tirică: E foarte interesant! Poate nici nu îşi are locul comentariul acesta la mine, dar înclin să cred că examinatorii şi persoanele care au pronunţat hotărârile atacate aveau conştiinţa faptului că nu este înţelept să motiveze respingerea pe Instrucţiunea nr. 5. Ambele motivări, le-am citit, pe una dintre ele am şi soluţionat-o, dar și pe cealaltă am citit-o cu această ocazie, ambele motivări sunt în sensul că – foarte interesant – existența unui drept anterior asupra unei mărci care este similară cu semnul ce se solicita a fi înregistrat acum, nu mai permite mărcii noi să o distingă produsele sau serviciile de cele ale altor titular. Deci au transformat existența unui motiv relativ de refuz, a unei mărci anterioare, într-un caz de refuz absolut prevăzut de art. 5 din Legea nr. 84/1988, adică au îmbrăcat împrejurarea existenţei unui drept anterior într-un motiv de refuz absolut prevăzut de art. 5, lipsa distinctivității în speţă. Ambele instante de apel şi, într-unul din cazuri, şi instant de fond, au motivat în sensul că lipsa caracterului distinctiv este o chestiune separată de existența unui drept anterior, au înlăturat susţinerea că mărcile respective nu îndeplineau caracter distinctiv şi, incidental, una din hotărâri reţine – cea pe care am pronunţat-o eu, colegul meu a motivat-o – reţine și împrejurarea că prin instrucţiunea respectivă nu se poate adăuga la lege, că nu este un act normativ, dar, şi dacă ar fi, oricum are o putere inferioară legii organice, că nu este Legea nr. 84, şi că nu poate contrazice sau adaugă un act normativ cu o asemenea putere. Cam asta este experiența noastră, până acum.

Ionuț Lupșa: Probabil că vă întrebați ce a condus OSIM-ul, în afară de evidența acestor hotărâri, la acest declin..

Bogdan Dumitrache: Da, pentru că cel puțin din ce s-a spus aici, pare o furtună într-un pahar cu apă, nu s-a acumulat foarte multă tensiune jurisprudențială sau în fața instanței, astfel încât OSIM-ul să spună „Hai să dăm de pământ cu Instrucțiunea”.

Ionuț Lupșa: Chiar dacă specialiștii în materie industrială, la fiecare conferință sau cu ocazia vreunui articol scris, fiecare dintre noi criticam existența acestei Instrucțiuni, și există nenumărate articole publicate, într-adevăr, în instanță au ajuns foarte puțini solicitanți. Eu totuși fac o legătură între data la care această hotărâre a rămas definitivă, 12 ianuarie 2016, și publicarea Ordinului nr. 5 care este din 14 ianuarie 2016. Cred că este printre puținele dăți când am observat așa ceva: OSIM a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată, ceea ce, cel puțin la hotărârea din 12 ianuarie 2016, este clar. A fost obligat în primă instanță, iar la data de 12 ianuarie a rămas definitivă, ceea ce înseamnă că OSIM are o obligație de plată către acest solicitant care a câștigat în această cale de atac, 2780 lei.

Bogdan Dumitrache: E vorba de precedent aici, nu e o problemă de cuantumul sumei.

Ionuț Lupșa: Dacă fiecare dintre solicitanții care au primit un astfel de aviz ar urma această cale, ar însemna că OSIM-ului i s-ar aplica aceste cheltuieli de judecată. Și acestea nu sunt singurele cheltuieli pe care solicitantul le-a efectuat pentru a ajunge la un astfel de rezultat final. Cred că acest lucru a fost ultimul argument care a condus la încetarea aplicabilității Instrucțiunii nr. 5.

Bogdan Dumitrache: Un argument principial, nu? E vorba de bani. Atunci înseamnă că avem o procedură pe rol, în acest moment, OSIM să zicem că își exercită ex officio dreptul de control chiar pe motive relative, avocatul solicitantului se năpustește cu ordinul, dar care e ordinul? Unde e ordinul? Venim cu un extras de pe internet, în data de.., în care ordinul apare? Că, iată, se pune problema nu de a face proba legii străine, începem să ne punem problema de a face proba legii române – legea, într-un sens larg.

Ionuț Lupșa: Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială a formulat deja o solicitare în acest sens. Cred că ar trebui formulată una mai energică, întemeiată de pe dispozițiile Legii nr. 454/2001 care dă dreptul oricărei persoane fizice sau juridice interesate de a solicita informații de interese public; aceasta este o informație de interes public, fără îndoială, iar OSIM trebuie să răspundă legal.

Gabriela Milcev: Pe de altă parte, eu aș merge și pe o soluție mai simplă, în sensul că nu avem Ordinul nr. 5/2016 în momentul acesta, dar nu mai avem nici Instrucțiunea nr. 5/2012, care a dispărut, de asemenea, de pe site. Prin urmare, nu mai avem niște norme de interpretare a dispozițiilor legale, deci – ca și solicitanți – ne întoarcem la dispozițiile Legii. nr. 84/1998, așa cum se interpretează ele istoric, având în vedere modificarea din 2010. Prin urmare, argumentele în cazul în care primim un asemenea aviz de refuz provizoriu sunt acelea bazate pe lege și pe faptul că interpretarea legii este în sensul că OSIM analizează motivele absolute de refuz, dar nu analizează motivele relative dacă nu este solicitat în sensul acesta de către un titular anterior. Deci nu aș invoca într-un răspuns la avizul de refuz nici Instrucțiunea, nici Ordinul de încetare a efectelor Instrucțiunii, decât poate ca argument suplimentar.

Bogdan Dumitrache: Ca argument e legea.

Gabriela Milcev: Da, lege pe care sunt sigură că toți consilierii în proprietate industrială, când s-au lovit de problemă, au invocat dispozițiile legii și modalitatea de interpretare a acesteia. Acum este clar că nu mai există nici niște căi directoare care să fie, în cadrul OSIM, puse la dispoziția examinatorilor, în așa fel încât interpretarea să se facă în acel sens. Acum sensul s-a schimbat. Legea a rămas aceeași, s-a schimbat doar modalitatea de interpretare a ei. Eu mi-aș pune, însă, și altă întrebare: ce se întâmplă cu avizele de refuz provizoriu deja emise, ce se întâmplă cu deciziile de respingere a unei mărci? Deci vorbim pe situațiile în curs, avize de refuz provizoriu cu privire la care solicitantul este în termen de a da un răspuns. Ce se întâmplă cu deciziile deja luate în urma răspunsului la avizul de refuz provizoriu – decizie de respingere a cererii de marcă? Ce se întâmplă cu contestațiile aflate pe rolul Comisiei de Contestații din cadrul OSIM? În se măsură efectele acestei revocări a Instrucțiunii se răsfrâng asupra acestor cazuri pending și în ce limite, până unde se poate merge? Aici putem discuta. Eu am o părere proprie, în sensul că în toate aceste cazuri se poate aduce în discuția OSIM faptul că dispozițiile legale se interpretează în felul în care acestea au venit și au adus o modificare față de dispozițiile legale ale aceleiași legi, înainte de modificarea din 2010, deci este clar că este o schimbare de regim juridic, e o schimbare de modalitate de analiză, din punct de vedere al OSIM-ului; prin urmare, consider că în toate aceste cazuri OSIM poate lua act de răspunsul solicitantului de marcă fie că este vorba de un răspuns la aviz de refuz provizoriu, fie că este vorba de un răspuns..și aici se complică puțin lucrurile, pentru că în momentul în care am deja o decizie de respingere dată în urma avizului de refuz provizoriu, deci dacă mă aflu încă în termenul de răspuns la avizul de refuz provizoriu, da, pot să aduc această argumentație, chiar am un termen de 3 luni să răspund.

Bogdan Dumitrache: Adică să-i spui OSIM-ului „De ce te bagi? Că nu te-a sesizat nimeni.”

Gabriela Milcev: Exact.

Bogdan Dumitrache: Deci pe procedură, ca să nu intru pe aspectul de fond. Aspectul de fond va putea fi analizat și ulterior, într-o anulare de marcă, pe rolul instanțelor, dar să scap de filtrul OSIM-ului. „De ce te bagi? Că nu te-a întrebat nimeni.”

Gabriela Milcev: Da, exact. Asta pentru că mă aflu încă în termenul de 3 luni și cred că OSIM poate lua decizia de „a reveni„ asupra avizului de refuz, de a lua act de răspunsul titularului în sensul de „Ok, legea este într-un anumit cadru, prin urmare, în aplicarea legii, admit înregistrarea legii.” Dar atunci când deja OSIM a emis decizie de respingere a mărcii, în urma avizului de refuz, se pune problema atacării acestei decizii și am un termen de 30 de zile în care pot să atac decizia de respingere a înregistrării mărcii în fața Comisiei de Contestație a OSIM. Am mai discutat anterior de posibilitatea de a ataca la instanța de contencios administrativ, de ce aș avea interesul să atac la instanța de contencios administrativ? Pentru că a ataca în fața Comisiei de Contestație a OSIM trebuie să plătesc o taxă, care uneori poate fi mare dacă clasele pe care le-am depus spre înregistrare sunt mai multe.. La contestație, nu, doar la opoziție. Ok, oricum sunt niște taxe și noi, din experiență proprie, am avut o situație în care titularul nu a vrut să meargă mai departe datorită taxei de contestație, deși i-am spus că e posibil să avem șanse în fața instanței de judecată, dar a decis că nu este dispus să plătească taxa de contestație pentru analiza în fața Comisiei de Contestații OSIM. Deci aici s-ar pune problema ce se întâmplă cu deciziile acestea de respingere, ce se întâmplă cu deciziile luate deja de Comisia de Contestații, dacă se poate reveni, dacă se pot revoca unilateral, aici ar fi mai multe discuții de interes.

Bogdan Dumitrache: Deja intrăm în contencios administrativ, o să devină dreptul comun, toate se judecă la contencios, chiar aspecte care nu prea țin de fibra contenciosului administrativ, dar din cauza naturii unor acte atacate, dacă ar fi administrativ-jurisdicționale, am putea să deviem spre o zonă destul de exterioară proprietății intelectuale.

Ileana Ruxandra Tirică: Departe de mine să vă chem la instanță, nu mi-e în scop să vă invit la creșterea numărului de dosare, însă – sincer – jurisdicțiile administrativ-jurisdicționale nu sunt gratuite, nu trebuie să fie gratuite, iar cheltuielile acestea ar trebuie să facă obiectul unor desocotiri, cum s-a întâmplat în speța pe care v-am spus-o mai devreme și cum a subliniat domnul avocat Lupșa, cheltuielile făcute de parte, când autoritatea care a dus la capăt procedura administrativ-jurisdicțională a greșit, pot fi recuperate. Știu că titularul, atunci când se găsește în cursul procedurii, probabil că nu mai identifică resursele necesare, se poate întâmpla să nu mai găsească resursele pentru finalizarea procedurii, dar chiar mi se pare că aceasta este calea. Nu m-am pregătit cu un răspuns legat de aplicarea Legii contenciosului administrativ pentru că nu m-am gândit că ar putea fi soluție, am serioase rezerve că ar fi admisibilă o acțiune în contencios împotriva unei hotărâri pentru care legea prevede calea specială de atac, dar – repet – nu am legea în față, mi-e greu să mă pronunț în acest moment. Ca o paranteză și ca o glumă, cred că colegii mai de la Secția de contencios administrativ doar asta mai așteaptă; în afară de cele o mie de legi speciale pe care le judecă, mai așteaptă și legile de proprietate intelectuală, iar după aceea vor spune că judecă chiar tot.

Gabriela Milcev: După părerea mea, calea de atac cea mai simplă este contestație în fața Comisiei de Contestații OSIM, cu plata taxei aferente. Este cea mai simplă cale. Comisia de Contestații – nu am dubii în momentul acesta, deși nu știu exact care vor fi schimbările de optică și acolo și nu avem în acest moment un reprezentant OSIM să ne consultăm – cred că ar fi cea mai simplă cale: constatarea în fața Comisiei de Contestații.

Bogdan Dumitrache: Nu neapărat cea mai simplă, dar, într-un fel, cea mai sigură.

Ileana Ruxandra Tirică: Nu avem o istorie foarte consistentă a refuzului OSIM de a se conforma unei jurisprudențe constante și previzibile a instanțelor.

Gabriela Milcev: Corect.

Ileana Ruxandra Tirică: Au existat situații în trecut în care instanțele de judecată au trasat anumite linii de interpretare a dispozițiilor legale aplicabile și, în general, Comisiile OSIM s-au conformat, după un anumit număr de cauze în care s-a lămurit că aceasta este interpretarea instanțelor. Deci în fața unei jurisprudențe constante și articulate, OSIM și-a adaptat conduita. E destul de previzibil ca și conduita OSIM-ului, dacă este pusă în fața acestei jurisprudențe, să fie în consecință. Evident că nu vom ști decât dacă dumneavoastră faceți contestații..

Gabriela Milcev: Da, dacă ieșim din pasivitate și facem ceva, da. Pe de altă parte, apropos de costuri, că poate fi o discuție pe care să o ridice solicitanții, dacă situația se soluționează în fața OSIM, știu că este o practică a OSIM-ului de a nu acorda cheltuieli de judecată – cheltuieli pe care părțile le efectuează în cursul procedurilor, indiferent că este vorba de o procedură în contradictoriu între două părți sau că este o procedură în contradictoriu cu OSIM.

Ileana Ruxandra Tirică: Tocmai de asta, în procedurile inter partes, cheltuielile ar trebuie recuperate. Aici, fiind o procedură ex parte, nici nu ar trebui să se pună problema aceasta. Deci OSIM-ul nu ar trebui să ducă discuția la formularea de contestații pentru acest motiv, specific unei proceduri inter partes. Deci aici este un nonsens pentru că partea plătește cheltuieli pentru o procedură care ar fi avut loc, în mod normal, numai dacă cel interesat ieșea din pasivitate și formula opoziția. E un nonsens și îmi dau seama că vă puteți găsi în situația de a nu vă recupera cheltuielile dacă ați câștiga în fața Comisiei de Contestații.

Ionuț Lupșa: Nu trebuie omis faptul că principalul motiv pentru care nu s-a ajuns la o jurisprudență bogată în aceste situații este că toată această procedură presupunea un cost foarte ridicat: pentru contestație – aproximativ 900 lei, nu exista o garanție că se rezolva în calea de atac a contestației astfel încât trebuie depusă o cale de atac la Tribunalul București, care se numește tot contestație, după modificare legii, înainte de numea apel și se judeca în complete de doi judecători, iar ulterior, persoana care nu a fost mulțumită, și înțeleg că a existat o astfel de situație din cele două dosare, a trebuit să exercite calea de atac a apelului. Toate aceste demersuri pot fi împovărătoare pentru un solicitant care a dorit să-și înregistreze o marcă, care avea un buget alocat.

 

 

 

pentru așa ceva și care poate fi foarte ușor descurajat de primul refuz pe care-l întâmpină la OSIM și să spună „Nu doresc sa merg mai departe”. Cum poți să încurajezi un astfel de solicitant să meargă până la capăt, știind care este practica OSIM, dacă practica OSIM la nivelul Comisiei de Contestații era totuși aceasta și inclusiv la nivelul Comisiei de Contestații se me nțineau avizele de refuz provizoriu, cum să-l motivezi pe acest solicitant să continue, pe baza a ce? Pe baza interpretării legii, da. Legea prevedea, era foarte clar, dar totuși vedeau instrucțiunile și adăugau la lege și, totuși, reușeai în toate cazurile să-l convingi pe solicitant să meargă mai departe? Nu. Dovadă – faptul că nu există această jurisprudență; decât în două cazuri, din ce cunoaștem până acum, solicitanții au mers mai departe.

Bogdan Dumitrache: La vreunul dintre ele, instanța a intrat în această problemă sensibilă a faptului că instrucțiunea adaugă la lege? Față de instrucțiunile care sunt din 2012, nu?

Ionuț Lupșa: Totuși trebuie remarcată, apropos de ceea ce spuneai, Gabi, legat de momentul la care OSIM a decis sa publice aceste instrucțiuni, de la apariția Legii nr. 66, care modifica Legea nr. 84, și până la apariția instrucțiunilor, au trecut 2 ani. Până la apariția acestor instrucțiuni, nr. 5, au existat Instrucțiune nr. 4, cineva din sală ne-a atras atenția că a existat Instrucțiunea nr. 4/2012, care viza același lucru și care și-a încetat aplicabilitatea la apariția instrucțiunii nr. 5. Totuși, timp de 2 ani, OSIM a decis sa respecte Legea nr. 66 care modifica Legea nr. 84, ulterior, pentru o perioadă de aproximativ 3 ani, a înțeles sa aplice instrucțiunile. Acum sperăm, deși nu știu pe ce ne bazăm, că de la momentul la care s-a publicat acea informație cu privire la existența unui ordin de abrogare a Instrucțiunii nr. 5, OSIM va continua să aplice dispoziția Legii nr. 84 modificată.

Bogdan Dumitrache: Practic, aveam Instrucțiunea de serviciu nr. 4 din 31 iunie 2012 privind procedura de examinare în cadrul serviciului mărcii, indicații geografice destul de fiabile din moment ce a rezistat aproape 3 luni. Instrucțiunea nr. 5 este din 17 octombrie 2012.

Participant: Între 2010 și 2012, examinarea s-a făcut pe motive absolute și nu s-au ridicat probleme de motive relative pentru cereri de marcă. În 2012, cu același cadru legal, teoretic, singura noutate fiind doar o instrucțiune internă, avem cu totul alt regim aplicabil unor principii tehnice, cereri noi de marcă depuse spre înregistrare. Suntem în anul 2016, în principiu, anticipăm că nu se vor mai cita din oficiu motive relative, dar avem 6 ani de zile aproape în care același obiect, teoretic, a avut metode de reexaminare variate. Sunt unii solicitanți pentru care s-au emis decizii definitive de respingere sau de aprobare, dacă se poate ataca în contencios administrativ, presupunând că ar fi o variantă. Există un termen, deci tot vor rămâne, înțeleg, în practică, regimuri inechitabile juridic pentru exact aceeași problemă. Cum se poate rezolva ce a fost înainte, 2010, 2012, 2016, aceeași lege aplicabilă?

Gabriela Milcev: Din păcate, răspunsul este că nu se poate să existe o unitate de regim juridic pentru cei care nu au atacat în termenul prevăzut de lege și situațiile despre care mai putem discuta, după părerea mea sunt numai cele în curs pentru care există încă deschisă calea de atac, adică situațiile foarte recente în care se mai poate ataca fie avizul de refuz sau se poate argumenta avizul de refuz, fie se poate ataca decizia în urma deciziei de respingere a avizului de refuz, fie se poate ataca decizia emisă de Comisia de Contestații.

Bogdan Dumitrache: Acolo este o problemă pentru că deși Comisia de protecție a OSIM-ului va spune „Pai da, ne-am băgat din oficiu, pentru că la data la care ne-am băgat când am emis decizia de respingere era în vigoare Instrucțiunea.” Când contești o decizie, ai în vedere faptul că la data emiterii ei nu s-a respectat un cadru legal. prin ipoteză,exemplul pe care îl luăm, era Instrucțiunea, era pe 10 ianuarie, să spunem, instrucțiunile permiteau acest control din oficiu, deci și acolo o să fie..

Gabriela Milcev: Eu aș preciza aici că, până la urmă, nici Comisia de Contestații, așa cum spunea și Ionuț mai devreme, nici Comisia de Examinare, în urma răspunsului avizului de refuz, nu-și întemeiază deciziile pe dispozițiile Instrucțiunii, deci nu se va putea menționa.

Ileana Ruxandra Tirică: Menționează incidental. Aceste două decizii pe care le-am citit eu, exact cum v-am povestit, se întemeiază pe art.5, astfel cum l-au interpretat, dar menționează și Instrucțiunea nr. 5.

Gabriela Milcev: E clar că acestea sunt situații recente. Pe de altă parte, știu că a existat o perioadă după apariția instrucțiunii, deci imediat după 2012, în octombrie, câteva luni după aceea era invocată instrucțiunea în avizul de refuz provizoriu ca temei al refuzului. După care, probabil că au fost discuții în sensul valorii juridice acestei instrucțiuni și atunci au schimbat temeiul avizelor de refuz, evitându-se menționarea instrucțiunii.

Ileana Ruxandra Tirică: Și Comisa de Contestații din cadrul OSIM interpretează și aplică aceleași legi ca și instanța de judecată, deci nu văd de ce ar da o altă valoare acestui act numit instrucțiune, care nici nu știu ce este. Este un act administrativ? Intern? În timp ce vorbeați m-am uitat inclusiv în Regulament și Regulamentul adoptat în aplicarea legii, astfel cum a fost modificată în 2010, vorbește tot despre motivele absolute de refuz și de examinarea motivelor relative exclusiv în cazul în care există opoziție. Îmi aduc aminte, și am spus asta colegilor înainte de dezbatere, că Proiectul de modificare a Legii nr. 84/2010, Legea nr. 66/200 au provenit de la lucrătorii specializați de la OSIM, ei au lucrat pentru acest proiect. Nu a fost inițiativa titularilor, nici a reprezentanților lor și nici a instituțiilor judecătorești, deci de acolo a plecat Proiectul de modificare a legii, de la OSIM.

Gabriela Milcev: De aici și uimirea cu privire la această interpretare după 2 ani de zile de la modificare. Într-adevăr, s-a convenit la nivelul conducerii OSIM, la momentul 2010, că Legea are nevoie de o modificare și Proiectul de lege, într-adevăr a provenit de la ei, cu aportul Camerei Consilierilor, cu aportul practicienilor, dar proiectul de lege, într-adevăr, a plecat de la OSIM.

Ionuț Lupșa: Și inițiativa a fost salutată de către specialiști.

Bogdan Dumitrache: Chiar dacă OSIM-ul nu se întemeiază explicit pe instrucțiune, prin simplul fapt în legătură cu motivul relativ, face control din oficiu, chiar dacă nu spune că se întemeiază pe instrucțiune, ea se întemeiază cu instrucțiune, pentru că instrucțiunea este singurul act normativ care permite OSIM-ului, pe motive relative de refuz, să se bage. Indiferent că o spui sau nu, singura sursă este a instrucțiunii. Legea nu permite, Regulamentul nu permite, si atunci dacă fără s existe opoziție te bagi tu, din oficiu, e clar că aluzia este la instrucțiune.

Gabriela Milcev: Este act normativ?

Bogdan Dumitrache: Da, este act normativ, că nu e act individual.

Ionuț Lupsa: S-a precizat că ar fi un act administrativ unilateral, ceea ce nu este cazul, adică este un act administrativ cu caracter normativ

Bogdan Dumitrache: Caracter de normă generală, sigur. Act individual nu este.

Ileana Ruxandra Tirică: Este destinat unui număr determinat de subiecte de drept, și anume examinatorii OSIM. Glumesc, evident, glumesc! Pare a fi cu caracter normativ, într-adevăr, de aceea v-am și întrebat.

Bogdan Dumitrache: Acum, din ce ați simțit, noi discutăm, de fapt, nu discutăm despre o problemă a Instrucțiunii nr. 5 în totalitatea ei, ci de faptul că această Instrucțiune a permis, printre multe alte lucruri, și această instrucțiune ex officio pe motive relative. Ați identificat riscul ca, fiind scoasă din uz Instrucțiunea nr. 5, să se dea peste cap alte lucruri, adică să rezolvăm povestea asta cu OSIM-ul care intervine, pr motive relative, dar, în schimb, să rămânem cu niște părți cumva nereglementate sau insuficient reglementate la nivel inferior față de lege.

Gabriela Milcev: Poate de aici graba de a fi scos de pe site Ordinul nr, 5 tocmai în sensul de a se mai gândi puțin.

Ionuț Lupșa: De exemplu, în aplicarea art. 5, adică motive absolute de refuz pe care OSIM poate să le examineze ex officio, era și punctul 21 din această Instrucțiune nr. 5, care spune că în examinarea mărcii care include sau este derivată dintr-un nume de domeniu, ca de exemplu bux.ro, nu se va avea în vedere elementul .ro pentru că analiza se va face numai la nivelul elementului bux, singurul capabil să confere caracter distinct unei mărci, deci tot în aplicarea art 5. Dispariția acestui punct ar duce cu gândul la concluzia că nu se mai face o astfel de examinare, că nu o să mai are în vedere un astfel de criteriu, poate așa se explică dispariția Ordinului care abrogă Instrucțiunile nr. 5, pentru că avea și puncte bune Instrucțiunea nr. 5, deci nu în ansamblu era ceva rău, ci punctele 11 și 12.

Gabriela Milcev: Poate ne putem aștepta la o clarificare, o rectificare a încetării efectelor instrucțiunii în sensul că aceasta încetează parțial, sau o nouă instrucțiune doar cu partea care nu avea efecte contrare legii.

Ionuț Lupșa: Este adevărat că ordinul nr. 5 despre care am vorbit și care, de fapt, pare că nu există, nefiind publicat, totuși nu cred că poți să te joci cu intrarea în vigoare și cu abrogarea, odată ce l-ai abrogat prin Ordinul nr. 5, nu mai poți să revii și sa spui că, de fapt, se abrogă parțial.

Bogdan Dumitrache: Aici intrăm și în teoria generală a dreptului, un Ordin nr. 6 care abrogă Ordinul nr. 5, abrogarea actului abrogator. Vorbeam despre ieșirea unui act normativ din vigoare, unui act cu caracter normativ prin plecarea lui discretă de pe site, nu chiar discretă, că specialiștii au observat. Aș spune că a fost o retragere discretă și poate, da, asta e o explicație de văzut ca nu cumva să se fi eliminat, prin Instrucțiunea nr. 5, și unele soluții fără de care am putea trăi, că am trăit cu legea până acum, dar sigur, n-ar strica, în logica unui act subsecvent de aplicare a unei legi, ca acele norme din instrucțiuni, care sunt utile, să rămână.

Gabriela Milcev: Pe de altă parte, chiar și fără această Instrucțiune, legea este aceeași, fie că este vorba de .ro, de modalitatea în care interpretezi analiza unei cereri de marcă, și ceea ce analizezi din semnul depus la înregistrare, fie că este vorba de aplicarea sau nu a examinării din oficiu a motivelor absolute sau relative. Prin urmare, chiar și fără celelalte puncte din Instrucțiune, examinatorii pot să țină cont de acele argumente care sunt pertinente și care în continuare își mențin.

Ileana Ruxandra Tirică: Din ce am observat din conținutul instrucțiunii, se detaliază din nou conținutul Regulamentului de aplicare a legii, care este aprobat pe Hotărâre de Guvern, deci este clar care este forța juridică a unui astfel de act normativ, și mai sunt îndrumări care pot rezulta sau care rezultă, de obicei, din practica lor, din experiența profesională a examinatorilor, sunt oameni care știu cum să aprecieze asupra acestor chestiuni. Înclin să cred că, fără instrucțiunea respectivă, o perioadă de timp nu se va prăbuși OSIM. Există suficientă reglementare în lege și în Regulament și evident că este timp și pentru formularea unor noi îndrumări, cum există și în cadrul celorlalte instituții europene și OEB-ul și OHIM-ul au guidelines, ghiduri de soluționare a cererilor pentru examinatori. Evident că sunt utile, dar pot fi elaborate într-o perioadă de timp, nu trebuie să fie tot timpul sau nu funcționează instituția sau instituțiile respective din cadrul OSIM dacă nu există ele, deci nu asta e problema, după părerea mea.

Ionuț Lupșa: Concluzia este că putem supraviețui și noi, și OSIM, și fără Instrucțiunea nr. 5, și cu Instrucțiunea nr. 5, câtă vreme s-a constatat că mai bine fără, să nu mai fie niciun dubiu și să nu ii punem pe solicitanți să plătească inutil taxele respective, taxele pentru contestație, taxele pentru apel, din nou pentru pentru contestație la tribunal, deci concluzia este că, neavând nici Instrucțiunea, nici Ordinul care abrogă, suntem în situația de a aplica legea.

Bogdan Dumitrache: Ce situație jenantă, vă dați seama? Am ajuns să se aplice legea. Sper să nu cred precedente, mă gândesc mai ales în materie fiscală, unde aplicăm Codul fiscal fără norme metodologice, fără instrucțiuni, parcă nu are niciun farmec.

Ionuț Lupșa: Altceva?

Bogdan Dumitrache: Putem saluta atât apariția Ordinului 5, cât și dispariția lui. Consecințele sunt echivalente, autorii de teorie generală a dreptului pot să-și updateze lucrările cu aspecte cât se poate de practice, dispariția unui act normativ și efectele sale, egal salutare față de apariția lui. Dacă nu mai avem nimic de spus, deocamdată, mulțumim invitaților și sperăm că or să vină și căldurile, la un moment dat. O seară frumoasă!

[/restrict]